Le jugement d’un tribunal national interdisant l’utilisation d’une marque communautaire par l’auteur d’une contrefaçon produit ses effets dans l’ensemble de l’Union européenne. Et les astreintes fixées doivent être appliquées par les juridictions des autres États membres.

C’est ce qu’estime l’avocat général Cruz Villalón dans les conclusions qu’il a rendues le 7 octobre. Le litige oppose DHL Express (France) SAS à Chronopost SA ⁽¹⁾. La Cour de justice de l’UE a été saisie par la Cour de cassation française de questions préjudicielles relatives à la portée territoriale de l’interdiction de poursuivre des activités de contrefaçon prononcée par un tribunal national. On lui demande de préciser si les décisions d’un tribunal national, y compris les pénalités financières en cas de violation de l’interdiction, produisent des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union ou si elles se limitent à un seul ou quelques-uns d’entre eux. C’est la première fois que la Cour doit se prononcer sur cette question.

LE LITIGE

La société Chronopost SA, titulaire des marques française et communautaire « WEBSHIPPING » enregistrées pour des services de courrier a contesté l’utilisation de ce terme par DHL Express (France) SAS pour désigner un service de gestion de courrier urgent par Internet. En 2007, le tribunal de grande instance de Paris, en qualité de tribunal des marques communautaires, a constaté qu’il y avait contrefaçon de la marque. Il a interdit à DHL de poursuivre cette utilisation et a imposé une amende (astreinte) en cas de non-respect de l’interdiction. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement mais n’a pas fait droit à la demande de Chronopost d’étendre l’interdiction faite à DHL à l’ensemble de l’UE. En dernière instance, DHL a introduit devant la Cour de cassation, un pourvoi, sur lequel Chronopost a engagé un pourvoi incident contestant cette limitation des effets de l’interdiction et de l’astreinte au territoire français.

PORTÉE TERRITORIALE

L’avocat général rappelle que le règlement sur la marque communautaire (Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993) institue un titre de propriété intellectuelle uniforme dont les effets s’appliquent sur l’ensemble du territoire de l’Union protégé selon un système juridictionnel spécialisé structuré en deux niveaux. D’une part, l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) statue sur les litiges opposant un particulier à l’administration chargée de l’enregistrement de la marque communautaire, d’autre part, les « tribunaux des marques communautaires », juridictions nationales de première et de seconde instance, désignées par chaque État membre, tranchent les litiges opposant des particuliers. Les juridictions nationales agissant en qualité d’organes spécifiques de l’Union et lorsqu’elles constatent une contrefaçon ou une menace de contrefaçon d’une marque communautaire, l’ordonnance et les mesures financières coercitives qu’elles prennent pour interdire au contrefacteur de poursuivre les actes de contrefaçon devraient, selon lui, être applicables de plein droit dans l’ensemble de l’UE. Il défend ainsi la thèse selon laquelle l’interdiction étant la conséquence naturelle de la constatation de la contrefaçon, la portée territoriale de cette interdiction coïncide, en principe, avec celle de la contrefaçon. Si en revanche la contrefaçon ou l’action engagée est spécifiquement limitée à un espace géographique ou linguistique particulier, alors le champ d’application territorial de la décision du tribunal sera limité à celui-ci.

ASTREINTES

Quant aux mesures coercitives, le règlement ne précise pas à qui revient la compétence de les liquider lorsque la violation de l’interdiction a été commise dans un État membre distinct de l’État où la condamnation a été prononcée (Etat du for). L’avocat général estime qu’en tant qu’instruments répressifs, elles doivent être liquidées et exécutées par chaque juridiction nationale où l’interdiction est enfreinte, selon les « spécificités de leur ordre juridique ». Autrement dit, si l’astreinte n’est pas prévue par un Etat membre, la juridiction compétente doit mettre en pratique une disposition qui produise une répression équivalente.

Si cette interprétation était corroborée par la Cour dans son arrêt, les entreprises y gagneraient en sécurité juridique du fait qu’une condamnation en contrefaçon s’applique à tout le territoire de l’UE. Elles éviteront aussi des litiges multiples dans chaque Etat où une violation de l’interdiction de contrefaçon est commise.

Jurisprudence

Dans l’affaire Nokia Corp. (C-316/05), la Cour a jugé que même si le risque que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire se poursuivent n’est pas manifeste ou est limité, un tribunal des marques communautaires a l’obligation de prendre des mesures interdisant au défendeur de poursuivre ces actes. En outre le fait qu’une loi nationale comporte une interdiction générale de la contrefaçon et prévoit de sanctions pénales la juridiction a l’obligation, et non la faculté, d’adopter, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. Le Tribunal a jugé que lorsque l’infraction se confine à un groupe déterminé d’États membres où le risque de confusion résulte d’une relation de dépendance par rapport aux usages linguistiques de chaque territoire, les effets de la décision seront limités territorialement (affaires Armacell T-172/05) Grupo El Prado Cervera T-117/02). Il est à noter que dans ces conclusions dans l’affaire Pago (C-301/07), l’avocat général Sharpston s’est déclaré en faveur de la limitation territoriale d’une interdiction, mais la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point.

⁽¹⁾ Affaire C-235/09